En este artículo explicaremos algunos fundamentos del procedimiento de registro de marca en Estados Unidos. El registro de marca en USA, posee particularidades que lo diferencian del registro de marca en la Argentina y de la mayoría de los países del mundo.
Primero, como indicamos en otras oportunidades en el blog, la protección marcaria conforme los tratados internacionales es nacional. Esto significa que para comercializar productos o servicios con una marca determinada en los Estados Unidos, debo registrar la marca en el USPTO (United States Patent and Trademark Office).
El registro de marca en Estados Unidos puede efectuarse por ante las oficinas en ese país, o por medio de formularios enviados por correspondencia; o bien por el uso del sistema de presentación online de documentación conocido como TEAS.
El proceso administrativo de registro de marca en estados unidos, contempla (1) una primera etapa de presentación en donde se otroga un número de trámite, (2) una segunda etapa de revísión y estudio en materia formal y de fondo por parte del USPTO, (3) si el estudio no encuentra impedimientos, la marca se publica, (4) un período para que terceros tengan la oportunidad de oponerse, (5) si no hay oposiciones se admite la marca, (6) se debe probar el uso de la marca en el mercado americano - en el caso de que se presente la marca originariamente como "en uso en el comercio", esto debe presentarse al principio del trámite -, (7) la aprobación final y se registra definitivamente.
Si bien no es necesario tener residencia en los Estados Unidos, toda la documentación, comunicaciones entre el organismo y el registrante, con terceros potenciales opositores, y lo mas importante, la terminología técnica utilizada, es en el idioma inlgés. El trámite posee diversas etapas, con resoluciones y formularios extensos que completar; por lo que no es posible que lo efectúe una persona que no domine el idioma y posea medianos conocimientos técnicos en la materia.
El registro de marca en USA, si bien se encuentra altamente informatizado y posee excepcionales estándares de eficiencia; es bastante más complejo en su trámite que la registración de marca en Argentina u otros países. Su sistema posee elementos únicos y particulares, que es necesario conocer bien para evitar rechazos y costos innecesarios en tasas y futuros honorarios.
Es de destacar que si bien el registro de marca es relativamente económico en términos de presentación inicial, seguimiento y obtensión del título; esto es, siempre y cuando no se encuentren oposiciones al trámite o requerimientos de fondo por parte del USPTO. Los costos de las presentaciones y procesos llevados por abogados estadounidenses especialistas en materia marcaria (deben serlo, dado que el procedimiento del Tribunal especial en materia marcaria que interviene sigue los parámetros del extremadamente formal sistema judicial norteamericano, totalmente distinto al Argentino o de cualquier otro país de habla hispana), son elevados y es común que lleven más de un año de trámite.
Por esto, es fundamental efectuar el estudio previo para disminuir al máximo las posibilidades de "office actions" del USPTO u oposiciones por parte de terceros. El estudio previo debe versar no solo respecto de confundibilidad potencial de marcas en materia fonética, sino en el aspecto visual por elementos figurativos de la marca (logos).
Aquí algunos elementos adicionales a tomar en cuenta:
· El sistema de registración de marcas de USA, utilizó durante mucho tiempo un sistema de clasificación de productos y servicios propio, todavía hoy vigente. Por obligaciones contraídas por los tratados internacionales, hoy es posible clasificar sin demasiados inconvenientes con el mismo nomenclador internacional de clases que se utiliza en casi todo el mundo; que se compatibiliza al identificar los productos y servicios específicamente, con su viejo y propio sistema de clasificación.
· En el sistema americano de registro de marca, es necesario identificar específicamente cuales son los productos o servicios contenidos dentro de la clase internacional determinada; que serán denominados con la marca a registrar. No es posible registrar indicando “toda la clase” o “toda la clase excepto…”. Si no limito la clase a los productos o servicios específicos, el registro será rechazado. Por ejemplo: si registro una marca en la clase 25 internacional, cuya descripción general abarca “indumentaria, sombreros y zapatos”; debo especificar con detalle al presentar el registro, qué identificaré con la marca realmente, como ser “pantalones, camisas y remeras deportivas para niñas y niños” (ser lo más específico posible, será muy importante para la prueba de uso posterior).
· El registro de marca en USA le da una especial importancia al uso, como parte del trámite de registro (en el trámite en la Argentina y el resto de Latinoamérica no se nombra siquiera durante el trámite). Se prevén dos tipos de trámite de registración diferentes, tomando como base el uso de la marca. El primero es el de marca en uso a la fecha de presentarla a registrar (“use in commerce”). El segundo es el de marca que se usará a futuro en el comercio (“intent to use”). Los dos trámites son similares, difiriendo en cuanto al momento de ser presentada la prueba de uso de la marca.
· Lo que es vital, y generalmente lo más engorroso del trámite, es lo que se conoce como prueba de uso de la marca. Esta debe ser presentada al comienzo del trámite en el caso de la marca presentada como “use in commerce”; o bien una vez que es admitida por el registro, en el caso de la presentada como “intent to use”. Esta prueba de uso, se realiza por intermedio de la presentación de uno o varios “especimen”, documentos – generalmente fotográficos – de la aplicación de la marca para identificar todos los productos o servicios indicados al presentarla para el registro. Si esta prueba no se presenta en un plazo máximo de dos años de ser requerida (seis meses prorrogables por otros tres períodos iguales), la marca se decretará abandonada. Cada producto y cada servicio, posee su propia casuistica en cuanto a que se admite y que no como prueba de uso. Nuevamente es importante el asesoramiento correcto en esta materia desde el punto de vista técnico de la prueba en sí, así como el procedimiento de las prórrogas.
· Las marcas presentadas a registrar en USA que poseen elementos figurativos, o sea con logos, deben ser descriptas en palabras, indicando con un lenguaje técnico cuales son los elementos figurativos, siendo conveniente para evitar requerimientos, utilizar el nomenclador de términos gráficos del USPTO.
· A diferencia de otros países, el USPTO, al efectuar el control de inexistencia de marcas similares confundibles que inhabiliten la posibilidad de registrar nuestra marca; efectúa comparaciones entre marcas de manera fonéticas, pero también con los elementos figurativos entre ellas. Esto hace muy importante la búsqueda de antecedentes marcarios no solo por fonética, sino por el aspecto y elementos visuales existentes.
· Los Estados Unidos poseen acuerdos por tratados con una serie de países, que permiten el registro de “marcas internacionales” y trámites específicos para marcas con prioridad. Estos sistemas, dan una cobertura con ciertos trámites a realizar, en otros países miembros de estos tratados (el “Acuerdo de Madrid”, es uno de ellos), presentando la documentación directamente ante el USPTO. Es importante saber que esta cobertura de marca internacional es posible, pero con particularidades que tienen que ver con la nacionalidad, territorialidad y cuestiones formales registrales. Hay que tener en cuenta que la Argentina no forma parte de estos tratados, por lo que el beneficio notable que surge de estos, es muy limitado para nacionales de este país. En el futuro efectuaré un informe en este sentido.
· En otra oportunidad me detendré a efectuar consideraciones respecto de los requerimientos del USPTO (conocidas como “office actions”), así como de las oposiciones por parte de terceros titulares de otras marcas; y los procesos vinculados a esto en sus diferentes etapas. Estos requerimientos y oposiciones, poseen particularidades muy distintas de lo que uno puede ver en Argentina u otros lugares del mundo.
Todo lo anterior lleva a que sea muy importante tener un conocimiento y asesoramiento previo al ser presentadas las marcas a registrar. Presentar marcas a registro en los Estados Unidos, y obtener su concesión, no es simple. Consulte a estudios y agentes con experiencia en la materia. Nuestro estudio es especialista en registraciones de marca en el exterior, y posee amplia experiencia en el registro de marca en Estados Unidos; así como en otros países del mundo.
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